У наукових установах НАН України найбільш поширеним є укладання таких договорів з комерціалізації результатів досліджень:
про передачу науково-технічної продукції. Якщо при цьому надається дозвіл на використання винаходу, іншого об’єкту права інтелектуальної власності (ОІВ) або ноу-хау до договору додаються додатки – ліцензійний договір про надання дозволу на використання винаходу, іншого об’єкту права інтелектуальної власності, договір про надання права використання ноу-хау тощо;
ліцензійні, за якими надається дозвіл на використання винаходу, іншого ОІВ відповідно до положень статей 1107 – 1111 Цивільного кодексу України;
договори про передачу ноу-хау, договори змішаного характеру, що передбачають обмін науковими або науково-технічними результатами, поставку обладнання та налагодження виробництва, кооперацію у виготовленні наукоємної продукції тощо.
У міжнародній практиці поширено укладання договорів про передачу (трансфер) технологій.
Зазначені договори включають:
передачу, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за виключенням товарних знаків, знаків обслуговування і комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;
надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи докладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;
передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонуванню підприємства та обладнання, а також виконання проектів „під ключ”;
надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом;
передачу технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.
При цьому під технологією розуміють “систематизовані знання для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу або надання відповідних послуг”[1].
В Україні укладання договорів про трансфер технологій регламентується Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 № 143 -V (надалі Закон), Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.
Закон визначає, що під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 цього Закону (ст. 20 Закону).
За Законом договір про трансфер технології це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1 Закону). До укладання договору про трансфер технологій сторонам бажано укласти протокол про наміри та угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, в якій фіксуються наміри сторін та умови передачі і збереження інформації.
Відповідно до ст. 20 Закону укладання договору про трансфер технологій означає укладання одного з визначених главою 75 Цивільного кодексу України договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (перелік договорів наведено у ст.1107 ЦК України), а саме:
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;- ліцензійний договір тощо.При цьому у випадку укладання ліцензійного договору обов’язковим врахування істотних умов щодо ліцензійного договору, визначених ст. 1109 ЦК України.
Також Закон (ст. 20) вимагає, що додатково до умов, визначених для договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договір про трансфер технологій має враховувати 7 істотних та 10 обов’язкових умов, визначені статтею 19 Закону.
Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій визначено статтею 21 Закону. Включення до договору зазначених положень веде відповідно до статей 215, 217 ЦК України до недійсності правочину або його окремої частини.
Нормативні акти
Цивільний кодекс України (ст.215, ст.217, глава 75)
Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (ст.ст.19 – 21).
Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).
Лист Президії НАН України від 17.11.2014 р. № 58/2079-8 щодо Рекомендацій з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій
_________________________________________________________
[1] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1985). “Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, as at the close of the sixth session of Conference on 5 June 1985” (Geneva: United Nations), United Nations. Document, No.TD/CODE TOT/47, 20 June.