ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Надаються відповіді на поширені запитання від наукових установ та їх працівників з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. Відповіді готуються фахівцями Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН  України по наступним рубрикам:


Охорона прав інтелектуальної власності

Відповідно до стандарту ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» патентні дослідження виконуються у складі таких робіт: маркетингу; прогнозування; визначення напрямків, темпів розвитку засобів технічного забезпечення своєї діяльності; проектування; формування замовлення виконавцям; вибору напрямків дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих об’єктів господарської діяльності (ОГД); виконання НДР, ДКР; науково-технічного співробітництва; постановки ОГД на виробництво; придбання обладнання та ліцензій; реалізації ОГД (продажу, експонування на виставках, ярмарках, продажу ліцензій); правової охорони об'єктів промислової власності тощо. Проведення патентних досліджень передбачають у договірній або планово-технічній документації на виконання НДР і ДКР. Вимоги стандарту є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Відповідно до Типового положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням НАН України від 16.01.08 р. № 15 (із змінами) 1) вказаний підрозділ організує та забезпечує методичне керівництво проведенням патентних досліджень підрозділами-виконавцями НДДКР відповідно до державних стандартів, у тому числі з метою виявлення ОІВ, бере безпосередню участь у проведенні патентних досліджень, організує складання звітів та патентних формулярів. При прийнятті завершених наукових робіт та результатів конкурсних науково-технічних проектів наукові установи мають, зокрема, подати: – до вченій (науково-технічній) раді установи: звіт про патентні дослідження, підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України та ДСТУ; перелік обʼєктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні наукової роботи, з пропозиціями щодо їх використання, а також до бюро відповідних відділень НАН України – Довідку про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи та проведені патентні дослідження (додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи, Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України, постанова Президії НАН України від 19.12.2018 No 339). – до відповідної секції НАН України: довідку про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проекту, та проведені патентні дослідження (для конкурсних проектів, постанова Президії НАН України № 340 від 13.12.17).
З 1991 р. до цього часу державна реєстрація наукових відкриттів в Україні не здійснюється. В той же час новим Цивільним кодексом України (глава 38), що вступив у силу 01.01.2004 р., передбачено охорону наукових відкриттів. Однак до цього часу не прийнято Закон України «Про охорону прав на наукові відкриття», що повинен регламентувати порядок реєстрації заявок на наукові відкриття. Альтернативним варіантом є можливість звернення до громадської організації Асоціації авторів наукових відкриттів України, що здійснює експертизу та громадську реєстрацію відкриттів. Сайт організації та контакти: https://www.aasdu.org/
Службові об’єкти права інтелектуальної власності включають об’єкти, що створені у зв'язку з виконанням трудового договору. До таких об’єктів звичайно відносяться винаходи, корисні моделі, сорти рослин, комп’ютерні програми, бази даних тощо, що створено при виконанні установою наукових досліджень. Правову основу укладання зазначених договорів складають: ст. 429 Цивільного кодексу України; положення законів України щодо службових об’єктів права інтелектуальної власності «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», глава 46 ЦК України «Право інтелектуальної власності та комерційну таємницю» тощо; а також Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами). Договори укладаються для: • для об’єктів промислової власності, сортів рослин для яких передбачається отримати охоронні документи. • для комп’ютерних програм та баз даних тощо; Стосовно наукових статей та монографій, що є службовими творами, з авторами укладається ліцензійні договори. Для наукових статей, зокрема, застосовується Ліцензійний договір на використання твору, форма якого затверджена постановою Президії НАН України від 04.06.2014 № 130.

Трансфер технологій

Питання, що мають бути визначені у договорах НДДКР стосовно створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, визначені пп. 4 та 6.1 Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами), а також Рекомендаціями щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР (лист НАН України від 19.11.18 № 58/1763-8). Зазначені Рекомендації можливо застосовувати й при укладанні контрактів з організаціями інших країн, а також національним підприємствами. Питання використання об’єктів права інтелектуальної власності у конкурсних науково-технічних проектах, що здійснюються науковими установами разом з підприємствами (організаціями), визначаються п. 6.2. Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України та пп. 23–26 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340.
Перед укладанням договору технологія розукомплектовується з виділенням об’єктів права інтелектуальної власності, що містять складові технології або є об’єктом технології (винаходи, корисні моделі, ноу-хау, документація тощо). Надання права використання технології здійснюється шляхом укладання ліцензійного договору про надання права використання зазначених об’єктів права інтелектуальної власності з дотриманням вимог щодо укладання ліцензійних договорів, визначених ст. 1107 – 1111 Цивільного кодексу України. Крім того, законодавством встановлені додаткові вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій, визначені ст. 19, 20 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Відповідні рекомендації щодо укладання договорів про трансфер технологій наведені у Рекомендаціями з застосування положень нової редакції Закону України “Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій” від 02.10.12, що стосуються договорів про трансфер технологій (лист НАН України № 58/2079-8 від 17.11.2014).

Виплата винагороди

Розмір винагороди не обмежується. Актами НАН України, зокрема Положенням про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами) визначено, що умови виплати винагороди визначаються у договорах про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, що укладаються науковими установами та творцем об’єктів права інтелектуальної власності, а також розмір та порядок виплати винагороди, преміювання за створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються працівниками установ, встановлюються колективними договорами. Положенням визначено мінімальні відсотки сплати винагороди. Зокрема, працівнику має виплачуватися: • при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ в сумі не менше 2 відсотків валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ; • при укладанні ліцензійного договору та інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в сумі не менше 30% доходу від сум доходів, що отримані за договором; • при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана Установою, – на умовах, визначених колективним договором. • при використанні службового ОІВ, право на використання якого є внеском до статутного капіталу господарського товариства, – на умовах, визначених колективним договором (п. 7.1.1.)

Охорона конфіденційної інформації

Перелік інформації, що може бути віднесено до комерційної таємниці, визначається науковою установою відповідно до вимог ст. 505 Цивільного кодексу України та п. 9 Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами). Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. У тому числі інформація щодо ноу-хау, технічних рішень та змісту заявок на отримання охоронних документів на винаходи та корисні моделі до дати їх подання до патентного відомства, конструкторсько-технологічна документація тощо.
До комерційної таємниці не можуть бути віднесена інформація, доступ до якої є легкодоступний або яка є відомою. Введення режиму охорони комерційної таємниці в установі передбачає затвердження Положення про охорону комерційної таємниці, Переліку інформації, що віднесено до комерційної таємниці; визначення кола осіб, що мають доступ до вказаної інформації, визначення порядку зберігання матеріальних та електронних носіїв інформації, що становить комерційну таємницю; укладання з працівниками, що мають доступ до інформації, що віднесено до комерційної таємниці, цивільно-правових угод стосовно її нерозкриття.
В міжнародній комерційній практиці при необхідності здійснення обміну конфіденційної інформації під час переговорів сторони укладають договір про нерозголошення конфіденційної інформації. Предмет та умови такого договору стосуються лише конфіденційної інформації. Договір про охорону комерційної таємниці зазвичай укладається між роботодавцем та працівниками та спрямовується на захист від розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Авторське право та видання наукових журналів та монографій

Слід відзначити принципову відмінність у правовідносинах авторів — працівників та наукових установ з прийняттям нового Цивільного кодексу України, що набув чинності 01.04.2004. Відповідно до ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт.
Виходячи з цього, можливі три варіанти врегулювання таких відносин:
1) Якщо автор є працівником установи, що здійснює видання наукового журналу, та статтю підготовлено в рамках виконання наукової тематики, — така стаття є службовим твором (твір, створений у зв'язку з виконанням трудового договору) зі спільними майновими правами на статтю автора та установи. У зв’язку з цим у рамках частки майнових прав, що належать автору, є необхідним укладання з установою ліцензійного договору з наданням права використання твору установі для видання та розповсюдження.
2) У випадку, якщо статтю створено автором, який працює в іншій установі, але в рамках наукової тематики цієї установи, у примірному ліцензійному договорі, затвердженому постановою Президії НАН України від 04.06.2014 № 130, зазначається, що: «Ліцензіат заявляє, що..
– він має право на надання дозволу (ліцензії) на використання Твору за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового договору;
– він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб...».
Враховуючи цей пункт договору, практика видання наукових журналів установами НАН України не передбачає укладання додаткового ліцензійного договору з організацією, де працює автор.
3) Якщо статтю створено автором самостійно, її підготовка не була передбачена відповідними планами наукових досліджень — у цьому випадку автор має майнове авторське право на статтю та під час укладання ліцензійного договору надає установі-видавцю повноваження на видання твору.
Додаткова інформація у виданні: Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) /Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.
Монографія, що створена в рамках наукової тематики є службовим твором. Відповідно до ст. 429 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Практикою видання та перевидання наукових монографій в НАН Україні є укладання між працівником (ами) – автором та установою ліцензійного договору на використання твору, в якому працівник надає установі право використання твору шляхом опублікування, укладання субліцензійних договорів, зокрема, з видавництвом, щодо видання твору тощо. З урахуванням укладеного з працівником ліцензійного договору установа укладає договір з видавництвом щодо підготовки та випуску видавничої продукції (монографії). У випадку, якщо ліцензійний договір між працівником та науковою установою не укладено, – договір з видавництвом (з врахування положень ст. 429 ЦК України) може бути укладено виключно спільно науковою установою та працівником.

Оцінка та облік нематеріальних активів

Розмір паушальних платежів доцільно визначити у обсязі не менше витрат наукової установи на пристосуванні існуючої технології або виготовлення пристрою, обладнання для потреб підприємства. Окремо слід визначити розмір фінансування за навчання працівників підприємства використанню технології (обладнання). Визначення додатково до паушальних платежів – періодичних сум роялті при невиключній ліцензії слід здійснювати з метою надходження максимальних коштів до установи. Досвід застосування ставок роялті університетів та наукових установ держав-членів ЄС свідчить, що для цього доцільно здійснити приблизний розрахунок кількості виробів, що будуть вироблятися на підставі ліцензії на наступні 5 роки, цін продажу та собівартості. Різниця ціни продажу та собівартості має вказати на ставки роялті, що мають сплачуватися установі. Так, при собівартості одиниці продукції 800 грн та ціни продажу – 1000 грн – різниця становить 200 грн або 20%. Таким чином переговори у цьому випадку можуть йти про сплату роялті як частки прибутку у розмірі, зокрема, 6, 7 – 10% або більше відсотків. При цьому слід взяти до уваги, що середні ставки роялті становлять у ліцензійних договорах щодо використання винаходів 5-7%, проте для певних видів продукції вони можуть відрізнятися. Для ліків, що створено установою, проте випробування здійснювалося за рахунок фармацевтичного підприємства або інших організацій, ставка роялті може бути 10% від вартості продажу упаковки ліків. Більш детальна інформація щодо узагальнення ставок роялті для різних виробів та технологій наведено у розділі Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій у виданні Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци.― К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с. https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606). Договір про надання виключної ліцензії не є доцільним укладати з підприємствами України, оскільки в рамках такого договору виключається право самої наукової установи використовувати відповідну технологію, пристрій. Для такого випадку застосовується договір про укладання одиничної ліцензії. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері (ст. 1108 ЦК України). Проте в цьому випадку обмеження прав установи у наданні ліцензій іншим організаціям має компенсуватися надходженням платежів, що сумарно (паушальні платежі та періодичні платежі за 5-7 років) мають покривати витрати, що були здійснені на розробку базової технології (пристрою). Також така ліцензія має бути обмежена за строком надання, а також при відсутності виходу підприємства на визначені у ліцензійному договорі обсяги виробництва виробів протягом перших 2-3 років дії договору – наукова установа повинна мати право його розірвання. У випадку іноземних компаній – укладання ліцензійного договору на використання ноу-хау з наданням одиничної або виключної ліцензії доцільно здійснювати лише для території країни, де розташована компанія, зі збереженням прав наукової установи надавати ліцензії іншим організаціям в Україні та інших країнах та використовувати ноу-хау у власній діяльності. При цьому доцільно застосовувати підходи з визначення ставок роялті при укладанні одиничної ліцензії (дивись вище) та закріплювати у договорі право наукової установи розірвати договір при недосягненні підприємством (фірмою) запланованих за договором обсягів випуску продукції у перші роки реалізації договору.
Відповідно до Національного положенням (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202: об'єкт нематеріальних активів оцінюється за первісною вартістю, якою є собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення) (п. 4). Первісна вартість нематеріального активу, створеного суб’єктом державного сектору, складається з витрат, які можна прямо віднести на створення (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу) та підготовку нематеріального активу до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб (п. 9). При цьому нематеріальний актив, який виникає в результаті розробок, визнається активом за умов, якщо суб’єкт державного сектору має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробкою нематеріального активу (п. 3). Розпорядженням Президії НАН України № 430 від 15.06.2015 р. “Щодо обліку нематеріальних активів” внесені зміни до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами), а також затверджені Рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених в результаті розробки. В Рекомендаціях уточняється, які витрати, пов’язані із розробкою нематеріального активу, можуть вважатися достовірними. Зокрема, такі витрати включають: • для об’єктів права інтелектуальної власності, набуття прав на які засвідчується охоронним документом, – витрати на отримання охоронного документа та на підтримання його чинності; • витрати на оплату праці фахівця (ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну працю такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кількість днів, що використовувались для підготовки заявки на отримання охоронного документа; • оплата вартості послуг сторонніх організацій зі здійснення патентного пошуку (за наявності); • інші витрати, відносно яких є достовірні дані та що відносяться до собівартості виробництва нематеріального активу. Розпорядженням затверджено форма Акту оцінки первісної вартості об’єкта